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原创 | 对一起侵犯“迪士尼”注册商标专用权案的思考

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文/北京市工商局昌平分局 胡之群 林衍丰 罗正恩


案情简介


2015 年11 月21 日,北京市工商部门接到“迪士尼”商标权利人投诉,某教育科技有限公司(以下称为“当事人”)在从事早教班和亲子班的经营活动中涉嫌侵犯其“迪士尼”及“DISNEY”注册商标专用权,商标权利人请求工商部门依法查处。2015 年11 月26 日,该案由北京市工商局昌平分局稽查大队正式立案调查。


经查, 当事人自2015 年3 月21 日至2015 年11 月26 日在从事亲子半日班、亲子全日班和婴幼儿游泳班的早期教育经营活动中,在公司办公楼顶的牌匾上、前台墙上悬挂的名称牌匾上和宣传册上使用了“Ai lebao Disney ”香港艾乐宝/ 迪士尼国际亲子园 Disney’s international kindergarten” 的标识;在公司门头的名称上使用了“香港艾乐宝迪士尼国际亲子园”的标识;在公司亲子半日班协议、亲子园亲子会员合同、亲子园游泳会员合同上使用了“香港艾乐宝迪士尼亲子园”的标识;在公司亲子半日课程、创意美劳课程、亲子综合课程、思维课程等教材上和书包上使用了“‘Ai lebao Disney ’艾乐宝迪士尼亲子园”的标识;在公司活动大厅悬挂的培训课程表和教师风采墙上使用了“‘Ai lebao Disney ’香港艾乐宝迪士尼国际亲子园”的标识。当事人使用上述含有“迪士尼”和“Disney”字样的标识未取得“迪士尼”商标权利人的许可,而是来源于其所加盟的某咨询有限公司的授权使用,但该咨询有限公司也未取得“迪士尼”和“Disney”商标权利人的授权和许可,且当事人为此向该咨询有限公司支付了共计10 万元加盟费用。当事人在此期间采用学员预付费消费的经营模式,期间提前向学员收取学费、游泳培训费等各类费用共计410363.00 元。截止到执法人员检查时止,当事人实际已经为学员提供的各类服务费用经折算后共计127840.25 元。


案情思考


当事人的行为是否构成侵犯“迪士尼”和“Disney”注册商标专用权行为?


当事人是否侵犯“迪士尼”和“Disney”注册商标专用权,取决于两个方面:一是当事人从事的亲子半日班、亲子全日班和婴幼儿游泳班的早期教育经营活动是否与“迪士尼”和“Disney”注册商标专用权核定服务项目构成相同或近似?二是当事人经营活动中使用的涉嫌侵权的标识是否与“迪士尼”和“Disney”注册商标构成相同或近似?


针对第一个问题,商标权利人提供的商标注册证显示:“迪士尼”和“DISNEY”商标是迪士尼企业公司(Disney Enterprises,Inc.)经国家工商总局商标局核准注册的商标。“迪士尼”商标注册号为1479724,核定服务项目为第41 类的“幼儿园、教育、培训”等62 项服务,商标续展注册有效期限自2010 年11 月21 日至2020 年11 月20 日;“DISNEY”商标注册号为773171 号,核定服务项目为第41 类的“电影胶片生产、电影胶片发行、文娱节目”,商标续展注册有效期自2014 年12 月7 日至2024 年12 月06 日。


虽然目前教育管理部门和工商部门都尚未对早教是否属于教育或培训行业有明确的定性和定位,但经执法人员查实,当事人在开展亲子半日班、亲子全日班和婴幼儿游泳班的早期教育经营活动中,对外招聘教师并对教师进行专门的培训和考核,然后由教师为学员提供旨在培养学员兴趣爱好和习惯,塑造学员性格,提高学员辨别能力、动手能力等能力的早期教育服务,其提供的早期教育服务中包括音乐、英语、绘本、游泳等课程服务。当事人从事的早期教育经营活动从服务的对象上、服务的内容上、服务的功能上及服务的目的上都具备了教育、培训的本质属性,与“迪士尼”注册商标核定使用的服务项目“教育、培训”构成类似,属类似服务;且当事人未取得“迪士尼”注册商标权利人的许可,在早期教育经营活动中使用的含有“迪士尼”字样的标识在主要部分与“迪士尼”注册商标构成了近似,易使相关公众一般认为当事人提供的早期教育服务与“迪士尼”注册商标核定使用的“教育、培训”服务项目存在特定的联系,对服务的来源造成混淆,因此办案部门认定当事人在早期教育经营活动中使用含有“迪士尼”字样标识的行为构成了《商标法》第五十七条第(二)项规定的侵犯注册商标专用权的行为。


此外, 由于“DISNEY” 商标核定服务项目为第41 类的“电影胶片生产、电影胶片发行、文娱节目”,而当事人从事的早期教育经营活动与“DISNEY”商标核定服务的“电影胶片生产、电影胶片发行、文娱节目”项目不属于同一种服务,也不是类似服务,根据《商标法》第五十六条“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限”的规定,办案部门认定当事人在早期教育经营活动中使用含有“Disney”字样标识的行为不构成侵犯“DISNEY”注册商标专用权的行为。


当事人违法经营额的计算问题。


由于当事人在早期教育经营活动中采用学员预付费消费的经营模式,该如何认定当事人的违法经营额,成为了本案的又一个难点。


根据当事人与学员签订的合同及收费票据上的课程数量和费用金额,执法人员计算出了每节课程的平均价值。经过对当事人学员考勤表、签到表的梳理,执法人员统计出了每个学员实际上课的课程数量,然后用实际上课数量乘以每节课程的平均价值得出了当事人已经实际为学员提供的各类服务费用共计127840.25 元。参照《商标法实施条例》第七十八条关于违法经营额计算的相关规定,结合行政合理性原则,办案部门最终认定当事人的违法经营额即为当事人在此期间已经实际为学员提供的各项服务的价值,为127840.25 元。


当事人的加盟行为是否适用《商标法》第六十条第二款规定的“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的”情形?


在调查该案的过程中,当事人提供了其所使用的含有“迪士尼”和“Disney”字样的标识来源于其所加盟的某咨询有限公司,并提供了相关的加盟合同和加盟费票据。《商标法》第六十条第二款规定:“工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。”在调查过程中,当事人表示知道“迪士尼”商标的知名度和影响力,但在加盟过程中疏于对侵权标识来源及合法性的审查,导致了侵权行为发生,当事人未尽到审慎审查义务。此外,当事人“使用”侵权标识的行为和该条款中规定的“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”的“销售商品”行为性质也不一样,因此不适用该规定。


最后, 鉴于当事人在调查过程中积极采取整改措施,主动销毁了侵权标识,且当事人对案件调查工作较为配合,如实提供了本案侵权标识的来源即其所加盟的某咨询有限公司所使用的“香港艾乐宝迪士尼亲子园”品牌,为办案部门对该咨询有限公司侵犯注册商标专用权案件的调查提供了较为重要的证据,最后,根据《商标法》第六十条第二款的规定,办案部门决定责令当事人立即停止违法行为,并对当事人作出罚款127840.25 元的行政处罚决定。


(此文发表于《工商行政管理》半月刊2016年第18期)

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制作单位:中国工商出版社 《工商行政管理》(半月刊)编辑部




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